コンピューターソフトウェア関連発明の米国での取り扱い傾向について
2018年03月24日
コンピューターソフトウェア関連発明の米国での取り扱い傾向について
特許庁が公開している以下の資料が有用です。
IoT関連技術の審査基準等について（PDF：6,213KB）
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/iot_shinsa_161101/all.pdf
32ページに、以下の記述があります。
（参考）米国におけるＣＳ関連発明の発明該当性判断の近況
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米国裁判所の判決の傾向
2014年6月のAlice最高裁判決(*1)直後は、CS関連発明の発明該当性を否定する判決が相次いだが、その後は2ステップテストの適用の明確化が進み、発明該当性を認める判決が増加(*1)Alice Corp. v. CLS Bank International, 134 S. Ct. 2347
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米国特許商標庁（USPTO）の審査の傾向
CS関連発明の発明該当性を否定する拒絶理由通知に対しては、技術的改善を目的とする発明は抽象的アイデアに該当せず発明該当性を有するとした2016年5月以降の判決(*2)や、USPTOの発明該当性に関する公表資料(*3)を引用・参照して反論を行うことにより、拒絶理由が解消しやすい傾向審査官との面接において、発明該当性が認められた判決と本願との類似点を主張することによっても、拒絶理由が解消しやすい傾向技術的改善とは関連しないビジネス方法については、依然として発明該当性が認められにくい
(*2) Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016)や、McRO, Inc. v. Bandai Namco Games AM. Inc., 2016 U.S. App. LEXIS 16703 (Fed. Cir. 2016) など
(*3) https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/examination-policy/subject-matter-eligibility米国連邦地裁における発明該当性の判決の推移
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当所では、いまのところ技術的改善を目的とする発明は抽象的アイデアに該当するという指摘が来ています。
反論によって覆るケースもあれば、そうでないものもあるようです。
ビジネスモデルについては、あらかじめ米国出願する時点で加筆する必要性をご説明しています。加筆については当所でもお手伝いはさせていただいていますので、ご相談ください。
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