日本とアメリカの国際特許事務所「横井内外国特許事務所」の国内の特許・商標・意匠、米国の知財に関する一口メモ「2018年7月 」

第三者提供：情報提供について（37CFR1.290）
米国で誰かの発明の特許化を妨害する手段の一つとして第三者提供：情報提供の制度があります。

敢えて簡略に説明するならば、
１）特許許可よりも前、２）最初の公開から６ヶ月経過、あるいは、最初の拒絶の日よりも前であれば、
２）第三者は書面で
３）a)書類のリスト、b)各クレームとの関連の簡潔な説明、c)米国公報以外であれば書類のコピー、d)非英文文献であれば英文翻訳、e)IDS提出義務者ではないという主張を加えて
情報提供できるというものです。

オフィシャルフィーは、１０文献ごとに１８０ドル（スモールエンティティ９０ドル）です。

注意することがあるので、このメモランダムに残します。

１）簡潔な説明については、特許庁が適切な例と、不適切な例とを示しており、また、提出物は様式に沿っていないと見なされれば包袋に含められないので、適切な説明をしておく必要があります。無難にリストだけ付ければ良いというものではないですね。MPEP1134.01 II.CONTENT REQUIREMENTS FOR A THIRD-PARTY SUBMISSION B.Concise description of relevance

２）提出者は、匿名ではできない。本来の提出希望者でないといけないということはないのですが、架空のものであったり、空欄では提出できません。謝礼を払うということで、どなたかの名前で提出するのが良いと思います。

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アメリカ出願は、一出願できるクレームのカテゴリーが狭いので、日本出願時のクレームを翻訳して出願すると多くのケースで限定要求が通知されています。
このため、当所は、米国出願時、予めカテゴリーを絞ってみてはいかがですかというように、クライアントにお知らせしています。
ただ、いろいろな事情が有りますから、限定要求を通知されることになることも多々あります。この場合、限定から外れたクレームをwithdrawnとして、cancelはしない対応をしておくことがあります。その理由は別の機会に。ただ、実務上、このwithdrawnの状態は、限定要求への対応として次の段階に進むものの、クレームの数としてはカウントされるようです。
そして、ＯＡの対応で予備的に従属項を追加した場合、withdrawnのものを入れなければクレーム数が２０以下なのだけれども、審査対象となっていないwithdrawnのものもクレーム数にカウントされると２０を超えてしまうことが起きてしまいます。その結果、オフィシャルフィーを追加支払いしなければなりません。いったんは支払わないとだめだと思いますし、一旦支払うと、その後クレーム数を減らすなどした上で返金の手続きを取ったとしても、返金自体がなかなか進みません。何年もかかることも少なくないのです。
従って、この場合は、withdrawnのものをcancelしてしまうことで、追加後のクレーム数が２０を超えないようにするということも考えた方が良いようです。withdrawnの対応は意味がないとは言わないものの、この期に及んではcancelで良いのではないでしょうか。

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